Mitteilung Nr. 11/12

der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts über die Verwendung der Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation für die Eintragung von Marken, Urteil des EuGH vom 19. Juni 2012, C-307/10, IP-Translator

Vom 29. Juni 2012

Das DPMA begrüßt die Entscheidung des EuGH im Rechtsstreit IP Translator vom 19. Juni 2012, durch die der Gerichtshof klarstellt, dass die Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben sind, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen können (Rdnr. 64).

Dieser Grundsatz wurde auch bisher schon vom DPMA beachtet und dementsprechend – auch im Falle der Verwendung von Klassenüberschriften durch die Markenanmelder – auf eine eindeutige Formulierung der Waren und Dienstleistungen hingewirkt.

Der Gerichtshof führt dementsprechend aus, dass eine Marke durch ihre Eintragung in ein öffentliches Register sowohl den zuständigen Behörden als auch der Öffentlichkeit, insbesondere den Wirtschaftsteilnehmern, zugänglich gemacht werden soll. Daher müssen zum einen die zuständigen Behörden hinreichend klar und eindeutig die von einer Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen erkennen können, damit sie in der Lage sind, ihren Verpflichtungen in Bezug auf die Vorprüfung der Markenanmeldungen sowie auf die Veröffentlichung und den Fortbestand eines zweckdienlichen und genauen Markenregisters nachzukommen. Zum anderen müssen aber auch die Wirtschaftsteilnehmer in der Lage sein, klar und eindeutig in Erfahrung zu bringen, welche Eintragungen oder Anmeldungen ihre gegenwärtigen oder potenziellen Wettbewerber veranlasst haben, um auf diese Weise einschlägige Informationen über die Rechte Dritter zu erlangen (Rdnr. 46-48). Der Gerichtshof erkennt in Übereinstimmung mit der diesbezüglichen Praxis des DPMA an, dass es Sache der zuständigen Behörden sei, im Einzelfall nach Maßgabe der Waren oder Dienstleistungen, für die der Anmelder den Markenschutz beantragt, zu beurteilen, ob diese Angaben den Erfordernissen der Klarheit und der Eindeutigkeit genügen (Nr. 55).
Folgerichtig betont der Gerichtshof, dass die Verwendung der Oberbegriffe der Nizzaer Klassifikation zur Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die der Schutz beantragt wird, zulässig ist, sofern diese Angabe hinreichend klar und eindeutig ist.

Wie die weitere Aussage des EuGH, bei Verwendung aller Oberbegriffe der Überschrift einer bestimmten Klasse der Nizzaer Klassifikation könne der Anmelder einer nationalen Marke klarstellen, dass sich seine Anmeldung auf alle in der alphabetischen Liste der betreffenden Klasse aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezieht (Nr. 64), mit den oben genannten Aussagen zu der Notwendigkeit der klaren und eindeutigen Formulierung der Verzeichnisse gerade im Hinblick auf die anderen Wirtschaftsteilnehmer in Einklang zu bringen ist, bedarf noch der Prüfung.
Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

Rudloff-Schäffer

9520/1 – 3.3.6 – Bd. I / 4

Quelle: DPMA

Das HABM hat inzwischen ein Formular zur Erklärung in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen veröffentlicht.

Angesichts des Urteils des Gerichts in der Rechtssache C-307/10 – “IP Translator”, müssen Anmelder von Gemeinschaftsmarken, die beabsichtigen, dass die Klassenüberschrift der jeweiligen Klasse(n) alle in der alphabetischen Liste genannten Waren und Dienstleistungen beinhalten, die beigefügte Erklärung im PDF Format

Wurde diese Erklärung bei Einreichung der online Anmeldung nicht beigefügt, geht das Amt davon aus, dass Schutz nur für die in der Klassenüberschrift enthaltenen allgemeinen Angaben im wortwörtlichen Sinne beansprucht wird.

Urteil in der Rechtssache C-307/10
Chartered Institute of Patent Attorneys / Registrar of Trade Marks

Der Gerichtshof konkretisiert die Anforderungen an die Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird
Diese Waren oder Dienstleistungen müssen vom Anmelder so klar und eindeutig angegeben werden, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes erkennen können
Die beiden wesentlichen Bestandteile der Eintragung einer Marke sind zum einen das Zeichen und zum anderen die Waren und Dienstleistungen, die dieses Zeichen bezeichnen soll. Zusammen genommen ermöglichen es diese Bestandteile, den genauen Gegenstand und den Umfang des Schutzes zu bestimmen, den die eingetragene Marke ihrem Inhaber gewährt.
Nachdem der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung1 schon die Voraussetzungen benannt hat, die ein Zeichen erfüllen muss, damit es eine Marke sein kann, befasst er sich in der vorliegenden Rechtssache mit den Anforderungen an die Angabe der Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird. Diese Frage ist zu einem Zeitpunkt, da sich die Praxis der nationalen Markenämter und des HABM (Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt) auseinanderentwickelt, was zu unterschiedlichen, den mit der europäischen Markenrichtlinie verfolgten Zielen zuwiderlaufenden Voraussetzungen für die Eintragung führt, von besonderer Bedeutung2.

Auf internationaler Ebene ist das Markenrecht durch die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums3 geregelt. Diese Verbandsübereinkunft diente als Grundlage für die Annahme des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken4. Seit dem 1. Januar 2002 sieht die Nizzaer Klassifikation eine Klasseneinteilung in 34 Warenklassen und 11 Dienstleistungsklassen vor. Jede Klasse ist mit einem oder mehreren für gewöhnlich „Klassenüberschrift“ genannten Oberbegriffen bezeichnet, die allgemein die Bereiche angeben, zu denen die Waren oder Dienstleistungen dieser Klasse grundsätzlich gehören. Die alphabetische Liste der Waren und Dienstleistungen umfasst etwa 12 000 Eintragungen.
Am 16. Oktober 2009 meldete das Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) die Bezeichnung „IP TRANSLATOR“ als nationale Marke an. Zur Angabe der von dieser Anmeldung erfassten Dienstleistungen verwendete das CIPA die Oberbegriffe der Überschrift einer Klasse der Nizzaer Klassifikation, nämlich „Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“.

Mit Entscheidung vom 12. Februar 2010 wies der Registrar of Trade Marks (Markenamt des Vereinigten Königreichs) diese Anmeldung gestützt auf nationale Vorschriften zur Umsetzung der Markenrichtlinie zurück. Der Registrar legte die Anmeldung nämlich im Einklang mit einer Mitteilung des HABM5 im Rahmen einer Gesamtbetrachtung aus. Er kam zu dem Ergebnis, dass sie nicht nur die Dienstleistungen der vom CIPA genannten Art, sondern auch alle anderen Dienstleistungen dieser Klasse der Nizzaer Klassifikation einschließlich Übersetzungsdienstleistungen erfasse. Daher fehle es der Bezeichnung „IP TRANSLATOR“ für die letztgenannten Dienstleistungen an Unterscheidungskraft, und sie sei beschreibend. Außerdem gebe es keinen Beweis dafür, dass das Wortzeichen „IP TRANSLATOR“ vor dem Zeitpunkt der Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft für Übersetzungsdienstleistungen erworben habe. Das CIPA habe auch nicht beantragt, solche Dienstleistungen von seiner Markenanmeldung auszunehmen.
Das CIPA legte gegen diese Entscheidung Rechtsmittel ein und trug vor, dass Übersetzungsdienstleistungen in seiner Anmeldung nicht erwähnt und daher von ihr nicht erfasst würden. Deshalb seien die Einwände des Registrar gegen die Eintragung unzutreffend, und die Anmeldung des CIPA sei zu Unrecht zurückgewiesen worden.
Der mit dem Rechtsstreit befasste High Court of Justice (Vereinigtes Königreich) befragt den Gerichtshof zu den Erfordernissen der Klarheit und der Eindeutigkeit für die Angabe der Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, und über die Möglichkeit, zu diesem Zweck Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation zu verwenden.

Mit seinem Urteil von heute betont der Gerichtshof erstens, dass die Markenrichtlinie dahin auszulegen ist, dass die Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben sind, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen können.
Denn zum einen müssen die zuständigen Behörden hinreichend klar und eindeutig die von einer Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen erkennen können, damit sie in der Lage sind, ihren Verpflichtungen in Bezug auf die Vorprüfung der Markenanmeldungen sowie auf die Veröffentlichung und den Fortbestand eines zweckdienlichen und genauen Markenregisters nachzukommen. Zum anderen müssen die Wirtschaftsteilnehmer in der Lage sein, klar und eindeutig in Erfahrung zu bringen, welche Eintragungen oder Anmeldungen ihre gegenwärtigen oder potenziellen Wettbewerber veranlasst haben, und auf diese Weise einschlägige Informationen über die Rechte Dritter zu erlangen.

Zweitens entscheidet der Gerichtshof, dass die Richtlinie der Verwendung der Oberbegriffe, die in den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation enthalten sind, zur Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, nicht entgegensteht. Eine solche Angabe muss jedoch so klar und eindeutig sein, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer den beantragten Schutzumfang bestimmen können. In diesem Zusammenhang stellt der Gerichtshof fest, dass einige der Oberbegriffe in den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation für sich gesehen hinreichend klar und eindeutig sind, während andere zu allgemein formuliert sind und zu unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen abdecken, als dass sie mit der Herkunftsfunktion der Marke vereinbar wären. Daher ist es Sache der zuständigen Behörden, im Einzelfall nach Maßgabe der Waren oder Dienstleistungen, für die der Anmelder den Markenschutz beantragt, zu beurteilen, ob diese Angaben den Erfordernissen der Klarheit und der Eindeutigkeit genügen.
Schließlich stellt der Gerichtshof klar, dass der Anmelder einer nationalen Marke, der zur Angabe der Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, alle Oberbegriffe der Überschrift einer bestimmten Klasse der Nizzaer Klassifikation verwendet, klarstellen muss, ob sich seine Anmeldung auf alle oder nur auf einige der in der alphabetischen Liste dieser Klasse aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezieht. Falls sie sich nur auf einige Waren oder Dienstleistungen beziehen soll, hat der Anmelder anzugeben, welche Waren oder Dienstleistungen dieser Klasse beansprucht werden.

Deshalb ist es Sache des vorlegenden Gerichts, festzustellen, ob das CIPA, als es alle Oberbegriffe der Überschrift einer Klasse der Nizzaer Klassifikation verwendet hat, in seiner Anmeldung klargestellt hat, ob mit ihr alle Dienstleistungen dieser Klasse erfasst und ob mit ihr insbesondere Übersetzungsdienstleistungen beansprucht werden.

Quelle: Pressemitteilung Gerichtshof der Europäischen Union

Quelle: DPMA Jahresbericht 2011

Quelle:DPMA Jahresbericht 2011

Danach ergeben sich folgende Quoten für zurückgewiesene Markenanmeldungen.

2005: 8,71%
2006: 7,13%
2007: 9,23%
2008: 10,04%
2009: 12,15%
2010: 12,08%
2011: 12,13%

DPMA Jahresbericht 2011

Fortsetzung der MarkenBlog Reihe abgelehnter Wort-/Bildmarken.

Anhand einiger Beispiele aus dem Jahr 2011 werden hier die häufigsten Probleme bei der Eintragungsfähigkeit von Wort-/Bildmarken dargestellt. Ein nicht unerheblicher Teil der Ablehnungen erfolgt wegen der Verwendung von Hoheitszeichen oder von Zeichen internationaler Organisationen. Die entsprechenden Regelungen finden sich im §8 Abs. 2 Nr. 6 und 8 MarkenG.

Aktenzeichen 3020110009708

Marke Zurückgezogen – Zurückgenommen
„Anmeldung zurückgewiesen, Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6)”

Aktenzeichen 302011001371.3

Zurückweisung durch Erstprüfer-1-Beschluss
Begründung: Fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1)
„Hinweis auf ein staatliches Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes.”

Aktenzeichen: 3020110013888

Zurückweisung durch Erstprüfer-1-Beschluss
Begründung: Kennzeichen internationaler Organisationen (§ 8 Abs. 2 Nr. 8)
„Anmeldung zurückgewiesen, Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6), Kennzeichen internationaler Organisationen (§ 8 Abs. 2 Nr. 8)”

Aktenzeichen 302011006785.6

Zurückweisung durch Erstprüfer-2-Beschluss
Begründung: Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6)

Aktenzeichen 302011014344.7

Zurückweisung durch Erstprüfer-1-Beschluss
Begründung: Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6)
„erkennbare Abwandlung eines Hoheitszeichens der Bundeswehr.”

Aktenzeichen 3020110152438

Zurückweisung durch Erstprüfer-1-Beschluss
Begründung: Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6)
„Anmeldung zurückgewiesen, Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6)”

Aktenzeichen 3020110308322

Marke Zurückgezogen – Zurückgenommen
„Anmeldung zurückgewiesen, Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6)”

Aktenzeichen 3020110335737

Marke Zurückgezogen – Zurückgenommen
„Anmeldung zurückgewiesen, Fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1), Beschreibende (freihaltungsbedürftige) Angabe (§ 8 Abs. 2 Nr. 2), Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6)”

Aktenzeichen 3020110336814

Marke Zurückgezogen – Zurückgenommen
„Anmeldung zurückgewiesen, Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6)”

Aktenzeichen 3020110404259

Marke Zurückgezogen – Zurückgenommen
„Anmeldung zurückgewiesen, Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6), Kennzeichen internationaler Organisationen (§ 8 Abs. 2 Nr. 8)”

Aktenzeichen 3020110413916

Marke Zurückgezogen – Zurückgenommen
„Anmeldung zurückgewiesen, Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6)”

Aktenzeichen 3020110465878

Marke Zurückgezogen – Zurückgenommen
„Anmeldung zurückgewiesen, Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6)”

Aktenzeichen 3020110485801

Marke Zurückgezogen – Zurückgenommen
„Anmeldung zurückgewiesen, Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6)”

Aktenzeichen 3020110573603

Marke Zurückgezogen – Zurückgenommen
„Anmeldung zurückgewiesen, Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6)”

Quelle: DPMA

Schöne Auflistung abgelehnter Wort-/Bildmarken des MarkenBlogs.

Vor einigen Tagen hatte ich ermittelt, dass Wort-/Bildmarken etwa 18% der zurückgewiesenen Markenanmeldungen ausmachen.
Anhand einiger Beispiele aus dem Jahr 2011 werden hier die häufigsten Probleme bei der Eintragungsfähigkeit von Wort-/Bildmarken dargestellt. Häufigster Ablehnungsgrund ist die fehlende Unterscheidungskraft.

1. Unterscheidungskraft / Freihaltebedürftigkeit
Wenn der Wortbestandteil der Marke keine Unterscheidungskraft aufweist, hebt eine besondere Schriftart oder eine nur “werbeübliche” Grafik die Marke auch nicht über diese Eintragungshürde.

Aktenzeichen: 3020110565937
Nizzaklassn:e 03, 18, 20, 35

Marke Zurückgezogen – Zurückgenommen
„Anmeldung zurückgewiesen, Fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1), Beschreibende (freihaltungsbedürftige) Angabe (§ 8 Abs. 2 Nr. 2)”

Aktenzeichen: 3020110392447
Nizzaklasse 14

Zurückweisung durch Erstprüfer-1-Beschluss
Begründung: Fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1)

Aktenzeichen: 3020110183678
Nizzaklasse: 16, 25, 28, 38, 40, 42

Marke Zurückgezogen – Zurückgenommen
„Anmeldung zurückgewiesen, Fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1), Beschreibende (freihaltungsbedürftige) Angabe (§ 8 Abs. 2 Nr. 2)”

Ebenfalls problematisch ist die grafische Wiedergabe der zu schützenden Ware. In Verbindung mit nicht unterscheidungskräftigem Wortbestandteil führte eine solche Wiedergabe in die Zurückweisung.

Aktenzeichen: 3020110157863
Nizzaklasse: 31

Marke Zurückgezogen – Zurückgenommen
„Anmeldung zurückgewiesen, Fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1)”

Aktenzeichen: 3020110458405
Nizzaklasse: 30

Marke Zurückgezogen – Zurückgenommen
„Anmeldung zurückgewiesen, Fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1), Beschreibende (freihaltungsbedürftige) Angabe (§ 8 Abs. 2 Nr. 2)”

Quelle: DPMA

In dem Telefonat mit der Mandantschaft teilte diese mit, dass sie die Marke gerne geschützt haben möchte für

Einführhilfen von Staplerinstrumenten im Rahmen der transanalen Stapleranastomose

Beim Schlüsselbegriff “Stapler” fragt der Autor, welche Teile des Gabelstaplers (Klasse 12) denn gemeint seien und erntet zunächst ein betroffenes Schweigen, dann einen Lacher der humorigen Mandantschaft.

Gemeint sind nämlich ärztliche Instrumente der Klasse 10.

Quelle: Markenserviceblog

Die aktuelle Ausgabe der Alicante News ist erschienen und auf der Webseite des Harmonisierungsamtes abrufbar.